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從“拉鏈”到“優盤”,再到“谷歌”:商標通用化的悲與喜

日期:2017-11-17 來源:WeIP知產生態圈 作者: 瀏覽量:
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近日,關于“Google”是否屬于商標的話題甚囂塵上。當人們戲稱“Google一下”的時候,殊不知已經將“Google”推向了一個具有普遍意義的搜索深淵,或許不知從哪天起,人們似乎找不到一個詞匯比“Google”更合適表達互聯網的搜索行為。

從市場營銷學的角度來看,似乎沒有哪個企業不愿意使自己的商標名稱成為普通大眾的日常詞匯。但當2006年7月《韋氏大學詞典》將“Google”一詞收錄于詞典時,谷歌公司開始擔憂自身商標權益在不斷馳名過程中會逐步退化,反而陷入了“商標通用化”的恐慌。

其實,在“Google”之前,已經出現很多著名商標通用化的例子,從“拉鏈”到“尼龍”,從“吉普”到“阿司匹林”,再從“木糖醇”到“優盤”,這些例子不斷警示人們:商標名稱在普遍性的推進過程中可能會面臨商標通用化危機。

在先案例:

1.拉鏈zipper案件

“拉鏈”是1893年由美國芝加哥人WhitcombJudson發明的,起初并不是以“zipper”命名,而是被稱之為“clasp locker”。1913年Gideon Sundback 對拉鏈作了改進,并改稱為“hookless slide fastener”。直到19世紀20年代,美國固特力公司研發出帶有拉鏈的長筒靴,并在當時的廣告語中使用“Zip er up”,“zipper”一詞才正式誕生。[1]

1925年,固特力公司正式為其生產的長筒靴和套鞋注冊了Zipper的商標,但是隨著商品的廣泛使用,“Zipper”就逐步取代了“slide fastener”,成為一個常用的英語詞匯。當固特力公司意識到“Zipper”面臨通用化趨勢時,提出申訴要求挽回商標,然而相關部門認定“Zipper”為“通用名稱”,不再是注冊商標。至此,“Zipper”一詞進入公共領域,成為了拉鏈商品的正式名稱。

2.優盤案件[2]

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從國外的“拉鏈(zipper)”到國內的“優盤”,再到當下的“谷歌(Google)”,這些國內外的知名品牌均在“商標通用化”中“樂極生悲”,在品牌大火之后卻面臨“引火焚身”的悲劇。那么,何為是“商標通用化”呢?又該如何避免“商標通用化”呢?

一、何為“商標通用化”?

商標通用化是商標退化的一種形式,指某一商標標識的顯著特征被減弱,逐漸演變為商品通用名稱的現象。[3]“商標通用化”并不是一個法律術語,而是一種商標退化的法律事實。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第7條和第8條規定,對“商標通用化”現象進行了法律意義上的界定:

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》

第7條規定,人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時,應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的,應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典列為商品名稱的,可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場較為固定的商品,在該相關市場內通用的稱謂,可以認定為通用名稱。

申請人明知或者應知其申請注冊的商標為部分區域內約定俗成的商品名稱的,應視其申請注冊的商標為通用名稱。

第8條規定,人民法院審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱,一般以提出商標注冊申請時的事實狀態為準。如果申請時不屬于通用名稱,但在核準注冊時訴爭商標已經成為通用名稱的,仍應認定其屬于本商品的通用名稱;雖在申請時屬于本商品的通用名稱,但在核準注冊時已經不是通用名稱的,則不妨礙其取得注冊。

由此可見,相關公眾的認知是認定“商標通用化”最關鍵的因素,“約定俗稱”系消費者認知的一種普遍程度。

二、為何出現“商標通用化”?

“商標通用化”的原因比較復雜,但通常圍繞“顯著特征”和“通用名稱”展開,呈現出商標“顯著特征”減弱,“通用名稱”增強的狀態。如此,注冊商標可能會因缺少顯著性而被撤銷,或者即使保留注冊,也會在合理使用的保護上受到限制。

1、商標本身的顯著性較弱

“顯著性”作為一個法律術語,是商標應當具備的足以使相關公眾區分商品來源的特征。《商標法》第9條規定,申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。而在第11條規定中也明確強調,缺乏顯著性特征的標志,不得作為商標注冊。但經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。商標的顯著性是實現相關公眾區別認知的關鍵因素,缺乏顯著特征的商標很容易與指定商品或服務的名稱、種類、功能等形成混同,從而導致“商標通用化”的后果。

2、商標權利人怠于管理商標

“商標通用化”多半源自權利人對商標管理的懈怠,最終導致相關公眾將注冊商標認知為通用名稱的結果。例如,商標權利人的不當使用,將商標名稱等同于商品名稱,甚至權利人自己將商標當通用名稱使用;商標權利人缺乏長期的企業商標戰略,商標對應的產品結構單一,缺乏多樣性;商標權利人缺乏基本的維權意識,面對他人的錯誤使用及字典、媒體的不當描述,怠于維護自身權益。

三、如何避免“商標通用化”?

實質上,商標知名度和商標通用化是商業行為中的一對難以劃分界限的矛盾體:如果商標沒有知名度,產品市場必然萎靡;如果商標知名度過高,可能被劃入通用名稱,反而“引火自焚”。那么,如何避免“商標通用化”呢?

1、注冊:選擇顯著性較強的標識

注冊時,要選擇顯著性較強的標識。“優盤”商標之所以會出現商標通用化現象,一部分原因來自于其商標的顯著性較弱,“盤”系計算機行業經常使用的字眼,“優”表現出商品的質量特點,整體組合的顯著性較弱,與知名品牌的獨創性要求不符。一旦出現傍名牌、搭便車的現象,商標的顯著性弱很可能成為他人合理使用的抗辯理由。

2、使用:正確使用商標,注重品牌多元化建設

首先,要正確區分商標和商品名稱,杜絕將商標名稱混同于商品名稱的使用錯誤。在“拉鏈”案例中,“拉鏈”的原初發明時被稱為“clasp locker”,后來改稱“hookless slide fastener”,但當固特力公司在長筒靴上注冊的“Zipper”商標逐步馳名后,將長筒靴改名為“Zipper靴”,使“Zipper”商標與“拉鏈”商品在相關公眾中形成交叉認知和混同,從而導致了“Zipper”商標被通用化的悲劇。其實,商標權利人可以通過廣告媒體等多種形式對商標與通用名稱進行區分,例如Jeep品牌的廣告語“不是所有吉普都叫Jeep”,很巧妙地將商標與通用名稱分離,并提高了品牌的知名度。

其次,加強企業品牌建設,推進商標多元化發展。企業要樹立商標戰略意識,逐步推進商標多元化發展,重視商標延伸性發展。例如,在“優盤”案件中,如果商標注冊人將商標名稱“優盤”用于其他領域,而不是僅僅局限于電腦儲存設備,可能也不會導致通用化的結果。其實,“Google”已經在加強商標的多元化發展,除了人們知曉的搜素引擎,它開始延伸至商品領域,例如“Google”眼鏡。

3、維權:積極制止商標的侵權行為

一旦出現將商標作為通用名稱的公共侵權行為時,企業一定要高度重視、主動出擊,敢于向公共資源行為說“不”,[4]勇敢捍衛自己的商標權益。尤其是同業競爭者將自己的商標作為通用名稱使用的侵權行為,一定要嚴厲制止,倘若怠于行使權利,必然自食其果。商標權利人要學會尋求多種方式實施維權行為,例如警告侵權人、向工商行政管理機關投訴、司法訴訟等,維權一定要及時,并要在維權中表現出不畏強權、據理力爭的態度。

結語

在商標通用化的悲喜之間,有炙手可熱的輝煌,也有過猶不及的悲慘。商標通用化的悲喜并不是不可掌握的命運,企業需要在商標注冊、使用及維權時,保持理性,戰略先行,追本溯源,對癥下藥。 


注釋:
[1]參見《詞根詞源字典》關于“zipper”一詞的解釋。
[2]參見:
(1)北京市第一中級人民法院第(2010)一中知行初字第2631號《行政裁定書》;
(2)《朗科科技:關于“優盤”商標訴訟進展的公告》。
[3]袁真富:“論商標退化及其法律規制”,《西南大學學報》(社會科學版),2010年5月。
[4]“注冊商標通用化怎么辦,妙招為你解煩憂”,《中國知識產權報》,2015年1月。 

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