專 利->熱點新聞->北京知識產權律師-中國知識產權律師網-專利律師-商標律師-版權律師-商業秘密律師-不正當競爭律師-徐新明律師"/> 專 利->熱點新聞->北京知識產權律師-中國知識產權律師網-專利律師-商標律師-版權律師-商業秘密律師-不正當競爭律師-徐新明律師"/>
13910160652
010-52852558
| |EN
首頁 > 熱點新聞 > 專 利

徐新明:標準必要專利(SEP)糾紛中涉及禁令、許可費率及濫用市場支配地位等實務要點解析

日期:2019-07-19 來源:中國知識產權律師網 作者: 瀏覽量:
字號:

(徐新明律師于2019年4月11日為LCOUNCIL所做分享內容


LCOUNCIL調研:


1月31日,繼2015年中國國家發改委對美國高通公司在3G/4G通信市場的壟斷行為開出60.88億元的巨額罰單之后,瑞典電信廠商愛立信受到中國手機廠商在3G和4G標準必要專利(SEP)上濫用市場支配地位,收取過高的授權許可費的指控,因涉嫌壟斷被中國有關部門調查。


標準必要專利涉及巨大的相關利益,往往在多個國家同時進行。據不完全統計,目前國內法院受理的標準必要專利案件有一百多件,例如著名的華為訴三星系列案,訴訟標的額高達42.5億元。不管是對涉訴的各方當事人,還是對相關從業者,還是對整個社會,涉及到標準必要專利的訴訟都具有較大的影響。


LCOUNCIL了解到,多數企業法務同行對于各國標準必要專利糾紛的審理方法及經驗、近期案例分析及審判趨勢,以及標準必要專利之權利行使受到反壟斷規制的實務要點存在普遍困惑。


本期LCOUNCIL在線直播將聚焦準必要專利(SEP)糾紛中的實務風險要點,特別邀請到中國知識產權律師網首席律師、北京市銘泰律師事務所高級合伙人——徐新明律師,結合自身實踐經驗,為企業法務同行提供實踐經驗指南。


一、 SEP概念解析及分類


(一)概念解析


1.標準


(1)ISO/IEC Guide 2:2004《標準化和相關活動—通用詞匯》3.2


在一定的范圍內獲得最佳秩序,對活動和其結果規定共同的和重復使用的規則、指導原則或特殊性的文件。該文件經協商一致制定并經過一個公認的機構的批準(標準應以科學、社會效益為目的)。


(2)歐洲通信標準協會(ETSI)


由某一被認可的機構通過一致方式批準確立的,為共同以及重復使用提供規則、指南的文件,標準致力于實現既定的最優秩序。


(3)我國制定的國家標準GB/T 2000.1-2002《標準化工作指南》


在一定范圍內獲得最佳秩序,經協商制定并由公認機構批準,共同、重復使用的一種規范性文件(與ISO定義基本一致)。


(4)我國《標準化法》(2017修訂) 第二條


標準(含標準樣品),農業、工業、服務業以及社會事業等領域需要統一的技術要求。


2.技術標準


(1)ISO


一種或一系列具有一定強制性要求或指導性功能,內容含有細節性技術要求和有關技術方案的文件,其目的是讓相關產品或服務達到一定的安全要求或市場準入的要求。


(2)歐洲委員會


一種與產品或服務相關并得到大多數生產廠商和用戶承認的技術規范。


3.標準必要專利


(1)美國電氣和電子工程師協會(IEEE):沒有任何商業或技術上可行的非侵權替代技術。


(2)北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》149條:實施該項標準必不可少的專利。


(3)標準與專利的對應性


標準必要專利問題中,需要關注標準和專利的對應性。在標準的制定過程中,標準與專利的對應性并非一成不變,標準從開始提案到最終拍案定稿會經歷不斷調整、修改的變化過程;相應的,相關專利從申請到最終授權,其技術方案也會有可能發生變化。因此,實踐中可能出現這種情形——專利權人在聲明中宣稱其持有的相關專利,并不必然屬于標準必要專利。所以,被許可人即該標準的實施人在啟動相關許可談判之前,需要先界定該專利權人聲明為標準必要專利的專利是否為真正的標準必要專利。


標準撰寫的方式不以技術方案為單位,而因技術內容側重點的不同,分散在不同的標準中。標準必要專利的權利要求包含的多個技術特征,可能會因標準撰寫規則的原因,而被寫入不同的標準文檔。此類分散標準之間存在一定的關聯性,在技術上需要互相參考。所以,若未在特定的相關標準中找到針對某技術特征的相關描述,則還需對可能遺漏的其它關聯標準進行檢查。


因此,從眾多標準中定位相關標準章節并確定相關內容,是對應性分析的難點。實務中,專利權人在披露標準必要專利時,往往會聲明其所對應的標準編號及版本,這一內容可以作為一個參考依據來查找相對應的標準內容。大家還應注意,在查找到相關內容后,需要對該權利要求進行分解,并進一步與標準相關的內容逐一進行對比。


(二)分類


1.依據制定標準的主體


(1)法定標準

系由政府(或政府間締約形成的)及政府授權的標準制定組織設立、頒布或者認可的標準,政府規定法定標準的目的:保障產品質量、公共安全、公共健康,促進相關行業尤其是高科技行業的發展。


(2)事實標準

系單個企業或者具有壟斷地位的極少數企業在沒有任何官方或官方標準設定機構批準的情況下,成功地使產業界接受而形成的標準。是單個企業或聯合企業在市場中通過大量使用而形成的工人的企業標準或行業標準,通過市場選擇實現各種技術間的兼容性最優、標準化成本最小的目標。一般是基于一定的市場地位而形成,隨著一項產品或服務的消費者越多、受眾規模越大,其越可能形成事實標準。


2.依據標準的約束力


(1)強制性標準(國家技術法規)

我國《標準化法》 第10條:對保障人身健康和生命財產安全、國家安全、生態環境安全以及滿足經濟社會管理基本需要的技術要求,應當制定強制性國家標準。由國務院批準發布或授權批準發布。


(2)推薦性標準

是由公認機構批注的,非強制性的,為了通用或反復使用的目的,為產品或相關生產方法提供規則、指南或特性的文件。


(3)標準化指導性技術文件

適用于技術尚在發展中,需要有相應的標準文件引導其發展或具有標準價值,尚不能制定為標準,但可以為仍處于技術發展過程中(變化快的技術領域)的標準化工作提供指南或信息,供科研、設計、生產、使用和管理等有關人員參考使用而制定的標準文件。例如,ISO、IEC及其他組織的技術報告等。


(三)標準制定組織


1.國際標準制定組織


ISO 國際標準化組織、IEC 國際電工委員會、ITU 國際電信聯盟、ETSI 歐洲電信標準協會、ANSI 美國國家標準學會、NBS 美國國家標準局、IEEE 美國電氣及電子工程師學會


2.國內標準制定組織


中國國家標準化管理委員會、我國質檢總局、全國糧油標準化技術委員會、全國劇場標準化技術委員會、全國消防標準化技術委員會、國家質量監督檢驗檢疫總局、全國內河船標準化技術委員會、全國醫用輸液器具標準化技術委員會


二、 FRAND承諾


(一)FRAND承諾簡介


FRAND是英文Fair  Reasonable  and  Non-discrimination的縮寫。


FRAND承諾,即公平、合理和不帶歧視性許可條款,也被稱為FRAND聲明或原則,是由SSOs(standard-setting  organizations,國際標準組織)制定的標準組織公共政策的重要組成部分,該條款要求參加制定標準的成員,如果其專利被標準采納,則專利權人應當做出承諾,將根據FRAND條件,將標準中的專利許可給標準的實施者,并按照FRAND的條件收取標準實施者的許可費。


FRAND原則以防止專利許可成為標準實施和推廣的障礙為出發點,保證許可請求在無正當理由下不被拒絕,為避免在標準許可中出現過高定價、歧視許可等反競爭行為提供了一種可實現的防范措施。

 

圖片1.png


(二)FRAND原則符合我國法律規定


FRAND承諾目前大致能夠與中國的《民法總則》相對應,符合《民法總則》的相關規定。


1.《民法總則》


第四條 【平等原則】民事主體在民事活動中的法律地位一律平等。


第五條 【自愿原則】民事主體從事民事活動,應當遵循自愿原則,按照自己的意思設立、變更、終止民事法律關系。


第六條 【公平原則】民事主體從事民事活動,應當遵循公平原則,合理確定各方的權利和義務。


第七條 【誠信原則】民事主體從事民事活動,應當遵循誠信原則,秉持誠實,恪守承諾。


2.《國家標準涉及專利的管理規定(暫行)》


我國《國家標準涉及專利的管理規定(暫行)》中,也規定了專利權人有三個選擇:一是不同意將專利納入標準;二是免費;三是承諾許可。


大多數專利權人會承諾許可,在公平合理無歧視的基礎上收費許可,該規則和國際標準組織關于FRAND承諾的含義基本一致。其他國際組織也認可公平、合理、無歧視。


(三)FRAND承諾的法律性質


對于FRAND承諾的性質,各國法院給出了不同的解讀與觀點。荷蘭在三星訴蘋果案中認為,《ETSI知識產權政策》并未在三星和蘋果之間創立許可關系,FRAND承諾僅隱含了專利權人在希望實施標準的第三方第一次提出專利許可請求時,提供FRAND要約。


日本法院持有相同觀點。日本東京知識產權高等法院依據法國法來裁判相關案件,因為日本法院認為,《ETSI知識產權政策》中指定的適用法律為法國法。日本法院依據法國法對該FRAND承諾進行了詳細分析,最終認定此FRAND承諾不屬于要約,因此更不構成許可合同。


美國則持有不同觀點。美國法院在微軟訴摩托羅拉案中明確認定,專利權人與標準組織之間創立了以實施者作為第三方受益人的合同關系,該合同類似于中國《合同法》規定的“為第三人利益合同”。但中國《合同法》規定的“為第三人利益合同”,第三人不具有請求權,此為區別所在。美國以判例法確認該許可合同成立,亦即做出FRAND承諾意味著成立許可合同,成立第三人受益或第三方為受益人的合同關系。


韓國法院亦明確認定,蘋果與三星的FRAND承諾不構成構成許可合同。

 

圖片2.png


華為訴IDC案,一審在深圳中院,二審在廣東省高院。在該案中,法院沒有對FRAND承諾的性質給予明確認定,而直接依據中國《民法通則》以及《合同法》的基本原則性規定最終確認許可費率;此定性類似于強制締約。針對FRAND承諾的法律性質,個人觀點與目前中國主流觀點為單方法律行為說,即FRAND承諾是一種單方民事法律行為。


首先,FRAND承諾不構成許可合同。雖然依據《德國民法典》、《法國民法典》的有關規定,FRAND承諾的確可以成立為第三人利益的合同,第三人具有請求權。但首先,從《ETSI知識產權政策》出發,標準組織的地位應當中立,不應介入專利持有人與標準實施人的爭端,針對標準中是否真正使用了某項專利要求保護的技術方案的問題,標準組織也不負有相關檢索義務。其次,FRAND承諾本身僅表達專利權人愿意依據公平合理、無歧視原則與其他潛在的標準實施者進行協商的意愿,缺少合同成立的必要條款,例如許可費率、許可對象、許可時間、地域范圍、許可的其他相關條件等。因此,FRAND承諾顯然不具有成立合同的基本要件。


其次,FRAND承諾不屬于合同要約。多個國家的法院都表明了這一觀點。中國《合同法》第十四條規定,要約是期望和他人訂立合同的意思表示,該意思表示應當符合兩個要件:一、內容具體確定;二、表明經受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束。而FRAND承諾的內容多較為模糊,內容不確定,顯然不屬于合同要約。


第三,FRAND承諾不屬于要約邀請。根據中國《合同法》第十五條,要約邀請是希望他人向自己發出要約的意思表示,例如寄送價目表、拍賣公告、廣告、商業廣告、招標公告等。通說認為,要約邀請僅是一種事實行為,而非法律行為,因此不具有法律上的約束力。若將FRAND承諾視為要約邀請,即缺失法律約束力的事實行為,則顯然不利于被許可人,也不能對專利持有人產生實質性約束。因此,FRAND承諾不屬于要約邀請。


最后,FRAND承諾是一種單方法律行為,通常不可撤消,明確表達了按照公平合理、無歧視原則給與相關授權許可的意愿,是專利權人對己有專利權的自我約束。


實踐中可能會有人認為,合同要約同樣屬于單方法律行為。實際上,合同要約并非獨立的民事法律行為,其只有與承諾結合起來才能構成一個完整的民事法律行為。


綜上,單方法律行為說更合理、更具有說服力,更有助于解決相關問題,這是目前中國關于FRAND承諾的法律性質的主流觀點。


(四)FRAND承諾的法律適用

 

微信圖片_20190723110923.png


關于FRAND承諾的法律適用。在華為訴IDC案中,深圳中院及廣東省高院適用了中國法律;但在日本審理的三星訴蘋果案中,日本法院適用了法國法,即《ETSI知識產權政策》的指定法;美國法院適用了美國法;發改委處罰的高通案,其法律適用未引發爭議,因為高通所持專利也為中國標準必要專利,其行為發生在中國,因此當然適用中國法律;華為訴中興案發生在德國,適用德國及歐盟相關法律規定。


在網上檢索到的華為訴IDC案的判決書中,一審深圳市中院及二審廣東省高院隱去了涉密內容,其他基本內容較為完整。


我個人對該案的法律適用仍存有疑問。法院認為,“本案沒有證據證明雙方當時協議選擇適用的法律。公平、合理、無歧視原則既是ETSI、TIA的知識產權政策,也是標準組織普遍適用的一項知識產權政策,是作為標準組織成員的標準必要專利權人應普遍遵循的一項義務;且公平、合理、無歧視原則也與《中華人民共和國民法通則》第四條規定的‘民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則’以及《中華人民共和國合同法》第五條規定的‘當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務’、第六條規定的‘當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則’相符。” 法院把FRAND原則與中國法律規定聯系起來,沒有問題。問題就在于,法院認為,“本案所要解決的不是基于華為公司、IDC公司均系ETSI會員、ETSI的知識產權政策下的IDC公司的歐洲標準必要專利的許可問題,而是華為公司因實施中國通信標準之下標準必要專利的授權許可,雙方爭議標的、華為公司住所地、主要經營場所、涉案專利實施地、談判協商地均在中國,按照密切聯系原則,本案應適用中國法律。IDC公司關于本案應適用法國法的辯解,沒有事實以及法律依據,不予采信。” 也就是說,法院將IDC公司作出的原始的FRAND承諾舍棄掉,而是另行強調本案的糾紛是關于華為公司在中國通信標準之下獲得標準必要專利的授權許可,法院將糾紛的起因鎖定在中國通信標準之下的標準必要專利的FRAND許可。那么接下來另一處判決內容就更明顯,法院認為,“本案查明的事實顯示,IDC公司是ETSI、TIA的會員,參與了至少這兩大標準組織標準的制定。IDC公司聲稱在ETSI中擁有大量標準必要專利,IDC公司同時向ETSI、TIA承諾,其將按照FRAND、RAND許可其專利。由于通信產品的互聯互通要求,其標準必須相對統一,中國的相關通信產品的標準技術實質地采用了相關國際標準。IDC公司也多次聲稱,其在中國相關通信標準中均擁有必要專利。IDC公司在ETSI聲稱的標準必要專利,對應中國電信領域的移動終端和基礎設施之技術標準,亦是中國標準必要專利。華為公司生產、銷售通信產品必須保證其符合中國相關通信標準,通信標準對于諸如華為公司這類通信設備制造、服務提供商來說,無法替代、不可選擇,華為公司不可避免要實施IDC公司中國標準必要專利。IDC公司主動參與相關國際標準組織標準的制定,IDC公司對中國標準采用其專利是有所預期的。……根據我國的法律,IDC公司方亦應將其標準必要專利以公平、合理、無歧視的原則授權給華為公司使用。因此,盡管IDC公司沒有直接參與中國通信標準的制定,IDC公司同樣負有以符合FRAND(即公平、合理、無歧視)條件對華為公司進行標準必要專利授權的義務,IDC公司負擔的該義務貫穿于標準必要專利授權許可談判、簽訂、履行的整個過程。”


上述判決內容體現了的法院如下觀點: ①IDC公司基于ETSI知識產權政策作出的FRAND承諾與本案無關;②由于IDC公司主動參與了相關國際組織標準的制定,且由于中國通信標準采納了相關國際標準,所以IDC公司能夠預見到中國標準會采用其標準必要專利;③根據中國法律規定,盡管IDC公司沒有參與中國通信標準的制定,其同樣負有按照FRAND承諾與華為公司進行標準必要專利授權的義務,所以實質上是舍棄了IDC公司原始的FRAND承諾,而依據民法通則第四條、合同法第五條、六條這幾個條款所確定的基本原則給予強制締約。


這一判決邏輯值得商榷。如果舍棄原始的FRAND承諾,IDC享有的標準必要專利權不受FRAND承諾的約束,雖然有民法通則和合同法的原則性條款,但是這些條款發揮作用的前提是存在有相關的民事行為,不能無的放矢。在行為人沒有實施相關民事行為的情況下,就依據法律規定的原則性條款強加義務,是不妥當的。如果給予強制許可當然也得依據專利法,應當首先由國務院專利行政部門作出決定,所以這也不屬于強制許可,應屬于強制締約。但是,我們知道,強制締約通常是適用于提供公共服務的領域,比如供水、供電、供暖、鐵路運輸等等。至于標準必要專利能否進行強制締約,至少是值得探討、值得商榷的。


個人認為,法院不必舍棄IDC的原始FRAND承諾,也可以直接適用中國法律。FRAND承諾的作出是IDC公司基于ETSI的知識產權政策,但是,由于FRAND承諾是單方的民事法律行為,即屬于獨立的法律行為,具有獨立的法律效力,并且,FRAND承諾針對的標準必要專利不是單一的歐洲專利,它所面向的是IDC公司所有的遍布全球的標準必要專利族(專利家族),當然也包括中國的標準必要專利,而中國的標準又采用了相關國際標準以及標準必要專利,那么,FRAND承諾的效力當然延及中國的標準必要專利,中國法院完全可以依據中國法律相關規定對IDC公司實施的單方法律行為即FRAND承諾所引發的糾紛進行審理和裁決。


(五)FRAND承諾的固有風險與問題


1.缺乏統一可執行的衡量標準


因FRAND承諾具有普適性及模糊性的特點,該承諾僅僅是一個框架內容,其核心在于“合理和非歧視”,但何為“合理公平”卻沒有統一的衡量標準。


FRAND承諾因其自身的模糊性而缺乏具體的可操作內容。


2.專利挾持風險


一旦專利技術被標準采用,那么專利持有者在市場中相對于其他主體就具有了競爭優勢,競爭者需毫無選擇地使用專利技術,以便符合標準。標準必要專利人可以通過有權機關尋求或威脅會尋求禁令救濟等方式獲得更高的專利許可費,或尋求對己方更有利的許可條件,壓制、排擠競爭者等。


作為一把雙刃劍,專利持有者很可能會利用標準必要專利實施專利挾持。


3.信息不對等及實施判斷差異


獲得許可使用的標準實施者受許可協議的保密條款約束,不能公開其許可條件,造成了被歧視人信息不對等,無法判斷是否無歧視。各國具體實施情況和判斷上也存在差異,標準制定組織也未開展任何調查以確定標準必要專利人就標準必要專利主張的專利費是否符合FRAND承諾。


相關保密條款的約束和公開相關許可條件的禁止,會使被許可人相對處于弱勢地位,且容易在被許可人之間造成歧視對待。


相反,亦有可能構成反向劫持。FRAND承諾并不會必然有利于任何一方,在實踐中產生了較多的糾紛;法院亦會不斷根據司法實踐、審判經驗總結較為合理的做法及條件,對雙方的行為加以規制,使原本空洞的、原則性的FRAND承諾更加具備可操作性。


2018年深圳中院還有一起華為與三星的案件,華為作為標準必要專利的持有人對被許可人三星提起了訴訟。法院認定原告華為公司沒有明顯地作出符合FRAND原則的承諾,而三星在與原告華為進行標準必要專利交叉許可的談判時,出現了明顯的程序與實體過錯,亦不符合FRAND原則。此案表明,FRAND原則的效力具有雙向性,標準必要專利的實施者也應當遵守這一原則。此案中,深圳中院直接引用了FRAND原則,而不像華為訴IDC案中,繞過原始的FRAND承諾而引用中國的《民法通則》、《合同法》的原則性條款。這說明法院隨著司法實踐的不斷發展,對相關問題的認識也在不斷調整與加深。


三、 禁令


(一)標準必要專利權人作出了FRAND許可聲明且未明確拒絕許可的情況下是否無權要求禁令救濟——西安西電捷通訴索尼中國侵害SEP糾紛案


1.案件簡介


2015年7月,西安西電捷通將索尼中國訴至北京知識產權法院,認為索尼中國侵犯其標準必要專利ZL02139508.X。2017年3月,北京知識產權法院認定索尼移動公司構成專利侵權,并判決索尼中國被判決停止涉案手機制造等侵權行為。北京知識產權法院作出上述判決后,索尼中國不服該一審判決,向北京高院提起上訴。最終,北京高院認為北京知識產權法院認定索尼中國停止侵權行為具有事實和法律依據,判決駁回索尼公司的上訴,維持原判。


2.在該案中,索尼中國抗辯本案不適用禁令救濟,其主要理由包括,


(1)西電捷通公司作出了FRAND許可聲明,并未明確拒絕許可,無權要求禁令救濟;


(2)索尼中國公司在協商過程中沒有任何過錯,本案不應施加禁令。


3.法院認為:


(1)作出FRAND許可聲明的專利權人應履行該聲明下所負擔的相關義務;請求專利權人以FRAND條件進行許可的被訴侵權人也應以誠實信用的原則積極進行協商以獲得許可;


(2)由于權利人在標準必要專利上作出FRAND許可聲明,因此,標準必要專利侵權民事責任的承擔應當考慮雙方談判的過程和實質條件,判斷由哪一方為談判破裂承擔責任。


4.相關規定:


北京高院《專利侵權判定2017》第152條 沒有證據證明標準必要專利的專利權人故意違反公平、合理、無歧視的許可義務,且被訴侵權人在標準必要專利的實施許可協商中也沒有明顯過錯的,如被訴侵權人及時向人民法院提交其所主張的許可費或提供不低于該金額的擔保,對于專利權人請求停止標準實施行為的主張一般不予支持。


5.一審法院對過錯的認定 


圖片4.png


6.二審法院對過錯的認定


圖片5.png


(二)歐盟在確定是否適用禁令救濟時也是基于過錯認定——華為訴中興SEP侵權糾紛案


1.案情簡介


2011年4月28日,華為向德國杜塞爾多夫法院(德國法院)對中興提起專利侵權之訴,要求中興停止侵權、提供銷售數據、召回侵權產品并給予損害賠償。2013年3月21日,德國法院中止了該案的審理,將包括SPE權人在標準實施者愿意進行許可談判的情況下提起專利侵權訴訟并申請禁令是否屬于濫用市場支配地位相關的5個問題提請歐盟法院先行裁決。2015年7月16日,歐盟法院作出裁決:如果SPE權人停止侵權的禁令或召回侵權產品為免于被認定為濫用市場支配地位需滿足下述條件:


(1)在提出訴訟前,所有權人必須已經警告過被訴人侵權;


(2)在被訴侵權人明確表明了愿意達成基于FRAND條款的授權協議后,所有權人

必須提出具體的、書面的授權協議要約;


(3)在被訴侵權人仍繼續使用專利的情況下,該被訴人沒有認真答復該授權要約。

歐盟法院作出的裁決是一種原則性的裁決,不涉及具體的判決。上述三個條件由歐盟法院提出,較為具體,有一定的參考價值。


2.相關標準


按照歐盟法院的裁決,SEP權人只有在符合上述3個條件時其申請禁令的行為才不會被認定為濫用市場支配地位。如果其不符合上述3個條件,就會被認定在談判過程中具有過錯,不僅禁令不會被支持,其申請禁令的行為還會受到反壟斷法的規制。


3.作出FRAND承諾后的禁令救濟

 

圖片6.png


目前學界及實務界存在這樣一種觀點:司法機構對FRAND原則,包括對FRAND談判許可的過度介入,例如對過錯的達成條件規定得過于詳細具體時,可能會違背FRAND許可制度的初衷。


個人認為:FRAND承諾本身是一種非常模糊的自發性約束,最早的FRAND承諾來自ETSI(歐洲電信標準協會)的《ETSI知識產權政策》,該政策充其量是一種契約或自治規則。當然,既然該標準組織要求專利持有人作出承諾,就說明相關產業發展的過程中存在這種需求,或者說激發了FRAND承諾這種制度的誕生。但是,專利權人基于標準組織知識產權政策的要求所作出的FRAND承諾,不可能特別具體,其必然是模糊的。過于模糊則不利于糾紛的解決。雖然各國司法切入點不同,但只有司法機關的不斷深度介入,才能使得該制度逐漸發展,真正成為一項有價值的、能夠發揮作用的制度。產業發展、市場發展和司法實踐是一個相互借鑒、相互促進的過程,司法的深度介入是有必要的。


4.標準必要專利許可談判中過程的認定


(1)專利權人過錯


1)未以書面形式通知被訴侵權人侵犯專利權,且未列明侵犯專利權的范圍和具體侵權方式;


2)在被訴侵權人明確表達接受專利許可協商的意愿后,未按商業慣例和交易習慣以書面形式向被訴侵權人提供侵權信息或提供具體許可條件的;


3)未向被訴侵權人提出符合商業慣例和交易習慣的答復期限;


4)在協商實施許可條件過程中,無合理理由而阻礙或中斷許可協商;


5)在協商實施許可過程中主張明顯不合理的條件,導致無法達成專利實施許可合同;


6)專利權人在許可協商中有其他明顯過錯行為的。


(2)標準實施者過錯


1)收到專利權人的書面侵權通知后,未在合理時間內積極答復的:


2)收到專利權人的書面許可條件后,未在合理時間內積極回復是否接受專利權人提出的許可條件,或在拒絕接受專利權人提出的許可條件時未提出新的許可條件的建議的;


3)無合理理由而障礙、拖延或拒絕參與許可協商的;


4)在協商實施許可條件過程中主張明顯不合理的條件,導致無法達成專利實施許可合同;


5)被訴侵權人在許可協商中其他明顯過錯行為的。


對于專利權人和專利標準實施者的過錯認定是必不可少的,在這一點上,各國法院都達成了共識。如前所述,FRAND承諾是一把雙刃劍,在審理相關糾紛的過程中,法院不能只著眼某一方的利益,而是應當貫徹公平原則,使得雙方權利義務對等,其中就包括對過錯的認定。


四、 許可費(率)——華為訴IDC(美國交互公司)SEP使用費糾紛案


(一)案件簡介


2011年12月6日,華為以標準必要專利使用費糾紛為由向深圳中院提出訴訟,請求法院按照FRAND原則就許可費率進行判決。法院確認IDC所確定的專利許可費率違反了合理性并構成了歧視。一審判決,IDC就中國標準必要專利及標準必要專利申請給予華為許可,許可費率以相關產品實際銷售價格計算,不超過0.019%。IDC不服一審判決,訴至廣東高院,廣東高院判決維持原判。


本案存在的問題:在標準必要專利權人與標準實施者未達成許可協議的前提下,法院是否可以直接確定許可費率?


在華為訴IDC案中,二審法院認為“關于標準必要專利使用費或者使用費率的確定問題,在當事人不能達成協議的情況下,可以請求人民法院確定。盡管我國法律沒有直接規定標準必要專利使用費問題,但《中華人民共和國專利法》對專利強制許可使用費問題進行了規定。


《中華人民共和國專利法》第五十七條規定,取得實施強制許可的單位或者個人應當付給專利權人合理的使用費,或者依照中華人民共和國參加的有關國際條約的規定處理使用費問題。付給使用費的,其數額由雙方協商;雙方不能達成協議的,由國務院專利行政部門裁決。


《中華人民共和國專利法》第五十八條規定,專利權人對國務院專利行政部門關于實施強制許可的決定不服的,專利權人和取得實施強制許可的單位或者個人對國務院專利行政部門關于實施強制許可的使用費的裁決不服的,可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。


本案不屬于專利強制實施許可的情形,對于專利強制實施許可,申請實施人應當向國務院專利行政部門提出。而對于標準必要專利而言,實施人并不需要向行政機關提出實施許可請求,而是直接根據專利權人所加入的相關標準協會所作出的承諾向專利權人提出,專利權人不得徑行拒絕。但在確定使用費或者費率上,兩者有相似之處,雙方均可以自行協商,協商不成,則可以請求相關機構裁決。


本案中,華為公司和IDC公司均是歐洲電信標準化協會的成員。根據《歐洲電信標準化協會》知識產權政策第6.1條規定:當與某特定標準或技術規范有關的基本知識產權引起ETSI的注意時,ETSI總干事應當立即要求知識產權所有者在三個月內以書面形式給予不可撤回的承諾,該承諾須說明知識產權所有者將準備根據該知識產權中所規定的公平、合理和無歧視條件來授予不可撤銷的許可。因此,IDC公司負有許可華為公司實施其標準必要專利的義務。關于使用費或者使用費率的問題,雙方應當按照公平、合理和無歧視條款,即"FRAND"條款進行協商,協商不能時,可以請求人民法院裁決。”


二審法院在此處又引用了ETSI的知識產權政策及IDC公司的FRAND承諾,但在之前的法律適用問題上,法院否定了《ETSI知識產權政策》及IDC公司的FRAND承諾,這一法律適用似乎前后互相矛盾。我個人認為,在標準必要專利權人和標準實施者就許可費率協商不成時,法院有權依據一方當事人的請求對許可費率進行確定,但是,本案中,法院關于此事的法律適用仍然存在問題。


此案具有代表性,是中國對涉及到國家標準的FRAND許可承諾的首例,在國內乃至國際上都產生了重大影響。作為國內首例案件,法院必然處于探索階段,難免會存在一些問題。我們作為業內人士,基于促進相關領域成熟發展、而非吹毛求疵、鉆牛角尖的目的來思考和討論這一問題。在立法層面上,相關法規之間還存在著隱性沖突,《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國專利法》,甚至北京市高院和北京知識產權法院之間的分歧都值得我們關注。此案中一審法院和二審法院不存在分歧,但二審判決本身存在互相矛盾的地方。我們客觀地就事論事,并不否認此案的典型性,也不否認深圳中院和廣東省高院為審理此類糾紛所貢獻的價值。


(二)焦點問題:IDC給予華為的許可費率是否過高?0.019%的許可費率如何得出?


法院認為:IDC公司報價過高,應參考同行及市場價格確定費率。

    

在判斷IDC給華為的許可條件是否符合FRAND原則時,法院考慮了以下因素,個人認為下列因素雖較為抽象,仍具有極大說服力:①許可使用費數額的高低應當考慮實施該專利或類似專利的所獲利潤,以及該利潤在被許可人相關產品銷售利潤或銷售收入中所占比例。②專利權人所作出的貢獻是其創新的技術,專利權人僅能夠就其專利權而不能因標準而獲得額外利益。③許可使用費的數額高低應當考慮專利權人在技術標準中有效專利的多少,要求標準實施者就非標準必要專利支付許可使用費是不合理的。④專利許可使用費不應超過產品利潤一定比例范圍,應考慮專利許可使用費在專利權人之間的合理分配。

    

上述因素是非常重要、必不可少、較為合理的原則性因素,雖然過于原則性的規定會給雙方帶來困惑,但法院判例的示范效應仍然會使相關標準必要專利的專利權人和實施人根據此判決來調整、安排FRAND許可談判中的策略和步驟。

依據IDC公司與蘋果公司的專利許可情況,IDC公司許可蘋果公司全球范圍使用其專利七年共收取許可使用費5600萬美元,而蘋果公司2007年到2014年的銷售收入,根據相關調查公司的調查和保守估算應為3135億美元,所以核算蘋果公司許可費率0.0187%,據此而判定華為支付IDC公司SEP專利授權金費率不超過0.019%。


法院也考慮到本案的實際情況,三星公司與IDC公司的專利許可費率的達成是在訴訟背景下達成的,蘋果公司與IDC公司之間的專利許可費率完全系雙方平等、自愿、協商達成的,因此,主要參考IDC公司與蘋果公司之間的專利許可費率,是適當的。

 

圖片7.png


在微軟訴摩托羅拉案中,美國華盛頓西區聯邦地區法院確立了評估FRAND許可廢立修正的假設性談判方法。法院對原15項因素進行修正,最終給出了10項因素:


1)專利權人歷史收到的符合FRAND承諾的權利金證據。
   

2)被許可人對于類似專利曾支付的許可費。
    

3)許可協議的性質(普通、獨占、排他)以及許可范圍。
    

4)專利對標準功能的貢獻,以及這些相關功能對標準實施者和實施者產品的貢獻。
    

5)標準必要專利的許可期間,該期間為專利的剩余有效期間。
    

6)專利產品相對于標準被采納和實施之前的階段的產品的優勢。
    

7)從涉及FRAND承諾的商業實踐出發,在特定商業或相仿的商業活動中,適用涉案專利或者類似發明通常可以獲得的利潤或銷售價格。


8)考慮專利技術的貢獻,排除對專利技術在被納入標準后所得價值的考量。
    

9)合格的專家證人的證詞和觀點。
    

10)專利權人和被許可人在合理且自愿的情況下簽訂許可協議時,從侵權之日起算,所可能達成的許可費。但前述許可費必須服從通過避免專利劫持或專利費堆積實現FRAND承諾促進標準被廣泛采納之目的。


五、濫用市場支配地位——中國發改委處罰高通SPE壟斷案


(一)案件簡介


2015年2月9日,國家發展改革委辦公廳作出發改辦價監處罰〔2015〕1號行政處罰決定,認定高通具有濫用市場支配地位的違法行為,要求高通停止濫用市場地位的違反行為,并處以2013年度銷售額8%的罰款。

 

圖片8.png


(二)相關市場界定


本案涉及的相關市場包括無線標準必要專利許可市場和基帶芯片市場

 

圖片9.png


相關市場是標準必要專利許可的集合,在華為訴IDC反壟斷糾紛案((2013)粵高法民三終字第306號判決)中,法院認定相關地域市場是中國和美國為相關地域市場。這一認定很關鍵,IDC在美國所發起的禁令救濟程序,對華為和IDC在中國地域的許可談判造成壓迫,構成了專利劫持,濫用市場支配地位。


此案的另一亮點就是突破了中國《反壟斷法》第17條關于濫用市場支配地位的規定。該條規定的7種濫用市場支配地位種不涉及禁令訴訟,法院在華為訴IDC案中認定IDC公司的禁令訴訟行為屬于濫用市場支配地位的情形,是對《反壟斷法》的一種補充。司法機構作出的相關突破值得我們關注。


(三)高通在相關市場具有支配地位


1.相關規定


《中華人民共和國反壟斷法》第十八條規定,認定經營者具有市場支配地位,應當依據下列因素:


(1)該經營者在相關市場的市場份額,以及相關市場的競爭狀況;


(2)該經營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力;


(3)該經營者的財力和技術條件;


(4)其他經營者對該經營者在交易上的依賴程度;


(5)其他經營者進入相關市場的難易程度;


(6)與認定該經營者市場支配地位有關的其他因素。


2.高通在相關市場具有支配地位的認定

 

圖片10.png


(四)高通實施了濫用市場支配地位的行為


1.無線標準必要專利許可市場


(1)對過期無線標準必要專利收取許可費 。


(2)要求被許可人將專利進行免費反向許可。


(3)在無線標準必要專利許可中,沒有正當理由搭售非無線標準必要專利許可 。


2.基帶芯片市場


當事人濫用在基帶芯片市場的支配地位,在基帶芯片銷售中附加不合理條件。


(五)行政處罰依據和決定


依據《中華人民共和國反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規定,本機關對當事人上述濫用無線標準必要專利許可市場和基帶芯片市場支配地位的行為作出如下決定:


1.責令當事人停止濫用市場支配地位的違法行為;


2.對當事人處2013年度銷售額8%的罰款。


(六)專利法與反壟斷法的關系

 

圖片11.png


有一些學者認為,中國《反壟斷法》第55條“經營者依照有關知識產權的法律、行政法規規定,行使知識產權的行為不適用本法,但是經營者濫用知識產權排除、限定競爭的行為適用本法”的規定存在問題。學者質疑,上述規定的前半段是有問題的——如果在知識產權的保護范圍內、如專利權利要求保護范圍內行使知識產權已構成了壟斷,這種行為難道不受規制嗎?


我認為這種質疑完全沒有必要。中國《專利法》第48條規定:“有下列情形之一的,國務院專利行政部門根據具備實施條件的單位或者個人的申請,可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可:(一)專利權人自專利權被授予之日起滿三年,且自提出專利申請之日起滿四年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的;(二)專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。”


根據上述規定,專利權人行使專利權的行為如果被依法認定為壟斷行為,國務院專利行政部門將對具備實施條件的申請人給予實施發明專利或實用新型專利的強制許可。也就是說,即便是專利權人在專利權的保護范圍內行使專利權,只要被認定為壟斷行為,為消除和減少該行為對競爭產生的不利影響,其權利即應受到限制。所以,《反壟斷法》第55條前半段“經營者依照有關知識產權的法律、行政法規規定,行使知識產權的行為不適用本法”,就意味著作為專利權人的經營者行使專利權不構成《專利法》第48條第二項認定的壟斷行為,當然就不適用《反壟斷法》。這表明《中華人民共和國專利法》自身對專利權作出了限制,在我們通常所理解的專利權邊界之外,從反壟斷的視角對權利人行使專利權的行為進行了限制。 


所以,《反壟斷法》第55條其實是和《專利法》的銜接性規定,即《反壟斷法》與《專利法》是有機接合的,不存在矛盾。

360老时时彩开奖结果